Чем отличается товарный знак от торговой марки и как самостоятельно пройти процедуру его регистрации

+7 (800) 700-23-49

Блог

Контакты

Территория безопасности

Услуги и цены

contact@patentoria.ru

Регистрация товарного знака

8 мин на чтение

Товарные знаки

17.07.2024

Как зарегистрировать товарный знак самостоятельно

Любой селлер, кто работает на маркетплейсе может столкнуться со штрафами, блокировкой карточек товара или претензиями за нарушение исключительных прав. Результат всегда один – снижение выручки и расходы. Расскажем как этого избежать.

Отправляем подборку о законах и лайфхаках раз в квартал

Читайте блог в Telegram

Читайте блог в WhatsApp

Читайте блог в Email

Содержание

Что такое товарный знак

Чем рискует бизнес в случае отсутствия регистрации?

Чем отличается товарный знак от торговой марки и бренда

Какие виды товарных знаков бывают

Кто может подать заявку на регистрацию?

Основные этапы регистрации товарного знака

Стоимость и сроки регистрации

Возможные причины отказа в регистрации и что с этим делать

Что такое товарный знак

При ведении бизнеса и полноценном создании бренда одного имени становится недостаточно. Тогда получает важность регистрация товарного знака.

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров компании. Иными словами, товарный знак – это зарегистрированный в Роспатенте бренд.

Товарный знак можно зарегистрировать в случае осуществления предпринимательской деятельности, при этом права на него возникают только после регистрации и действуют в течение 10 лет. Если предприниматель хочет продолжить пользоваться своим товарным знаком после истечения этого срока, он может продлить знак еще на 10 лет. Поскольку количество таких продлений законом не ограничено, товарный знак может, в итоге, действовать сколь угодно долго, пока его действие продлевает правообладатель.

Стоит отметить, что компания может утратить права на знак, если она не использует его в течение 3 лет: в этом случае другая компания может аннулировать правовую охрану этого бренда и зарегистрировать его на себя.

Чем рискует бизнес в случае отсутствия регистрации?

Разумеется, бизнес может действовать и под незарегистрированным обозначением, а регистрировать или нет товарный знак решать собственнику бизнеса. Однако использование обозначения в отсутствии регистрации чревато существенными убытками для бизнеса. Например, если недобросовестный конкурент зарегистрирует первым обозначение, он сможет запретить первоначальной компании использовать его в рамках бизнеса. Хотя потенциально у первой компании будет возможность отстоять свои права на обозначение в суде, такое разбирательство повлечет материальные и временные издержки.

Чем отличается товарный знак от торговой марки и бренда

Прежде чем продолжать разбирать особенности самостоятельной регистрации товарных знаков, необходимо разобраться в терминах: есть ли различия между товарным знаком, торговой маркой, брендом, коммерческим обозначением и фирменным наименованием?

Бренд – это то обозначение, под которым ваш бизнес знают потребители. Можно быть зарегистрированным ИП Ивановым Иваном Ивановичем или зарегистрировать ООО «Ромашка», но при этом позиционировать свой бизнес под более ярким и запоминающимся обозначением, которое и станет брендом. При этом у одной компании может быть неограниченное количество брендов: тот же вышеупомянутый ИП вполне может выпускать разнообразные товары под самыми разными брендами, чтобы потребителям было удобнее в них ориентироваться.

Торговая марка – это зарубежный аналог товарного знака. Гражданский кодекс не использует этот термин, поэтому на российском рынке правильнее говорить не о торговой марке, а именно о товарном знаке. Принятый символ охраны торговой марки - ™.

Коммерческое обозначение – это обозначение, которое использует бизнес для позиционирования на рынке (индивидуализации). Ключевым отличием от товарного знака является то, что коммерческое обозначение не надо регистрировать: если бизнес работает, используя обозначение, права на него возникают автоматически. Примером коммерческого обозначения может служить вывеска или логотип (не зарегистрированный) на кафе или фитнес-клубе. При этом у одного бизнес-предприятия может быть только одно коммерческое обозначение.

Хотя использование обозначения без регистрации может показаться заманчивым, стоит учитывать, что в случае спора с конкурентом доказать права будет довольно непросто, поскольку в суде потребуется подтвердить факт использования обозначения и его известность потребителям на определенной территории.

Фирменное наименование – это наименование компании, которое включено в реестр. Иными словами, это официальное название компании. Важно иметь в виду, что наименования различных компаний могут совпадать между собой. При этом абсолютно не обязательно, чтобы компания продвигала свои товары и услуги под официальным фирменным наименованием.

В приведенном примере выше ООО «Ромашка» и будет являться фирменным наименованием.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения и товарном знаке, а также в домене.

Для удобства ниже приведена сравнительная таблица.

Товарный знак

Коммерческое обозначение

Фирменное наименование

Обладатель – ИП или ЮЛ

Нет регистрации

Обладатель – ФЛ, ИП или ЮЛ

Срок действия – срок существования ЮЛ

Обязательна регистрация

Срок действия – 10 лет (с правом продления)

Срок действия – работа предприятия

Обладатель – ЮЛ

За нарушение нет возможности взыскать компенсацию

За нарушение есть возможность взыскать компенсацию

За нарушение нет возможности взыскать компенсацию

Нет права передачи и предоставления

Есть право передачи и предоставления прав

Есть право передачи и предоставления прав, но только вместе с имуществом

Разумеется, перечень сходств и различий не исчерпываются указанными выше, однако их вполне достаточно для понимания основных различий.

Какие виды товарных знаков бывают

Что вам приходит в голову в первую очередь, когда вам говорят «товарный знак»? Картинка? Слоган? На самом деле, товарные знаки бывают самые разнообразные, хотя, как правило, в качестве товарного знака регистрируют название или логотип компании.

Какие же виды товарных знаков существуют?

Словесные – это товарные знаки, состоящие только из слов (вне зависимости от написания).

Изобразительные – это товарные знаки, состоящие только из конкретного изображения (чаще всего, логотипа). Например, логотип компании Chanel и Apple.

Комбинированные – это товарные знаки, объединяющие различные виды товарных знаков. Чаще всего, речь идет об объединении словесных и изобразительных товарных знаков, когда регистрируется не только изображение, но и слово как таковое. Например, косметика для волос бренда Wella.

Есть и менее распространенные виды товарных знаков:

Объемные – это товарные знаки, которые, как правило, повторяют форму оригинальной упаковки товара. Например, бутылка Coca-Cola после долгого разбирательства в Роспатенте была зарегистрирована как товарный знак.

Звуковые – это товарные знаки, представляющие из себя комбинацию звуков. Зачастую так регистрируют мелодии рекламных роликов или иное звуковое сопровождение. Например, мелодия при запуске Windows зарегистрирована в качестве товарного знака.

Цвет также может быть зарегистрирован в качестве товарного знака (так поступил ювелирный дом Тиффани, например).

Отдельно хочется упомянуть возможность регистрации имени в качестве товарного знака, поскольку такая возможность привлекает многих индивидуальных предпринимателей.

Действительно, имя можно зарегистрировать в качестве товарного знака. Особенно широко пользуются такой возможностью продюсерские центры, регистрируя творческий псевдоним начинающих артистов в качестве товарных знаков на сам центр. Впоследствии, в случае желания артиста разорвать контракт с центром часто возникают проблемы, поскольку право на творческий псевдоним (как на товарный знак) остаются за центром.

При этом товарный знак, содержащий имя, должен отвечать всем обычным требованиям. Если же регистрируемое имя совпадает с именем или псевдонимом известной личности, то такая регистрация возможна только с его согласия.

Кто может подать заявку на регистрацию?

По закону зарегистрировать товарный знак на свое имя могут физические лица, самозанятые индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Также заявителем может быть иностранная компания, а в некоторых случаях и иностранное физическое лицо. Такая возможность предусмотрена, если в стране, где человек имеет гражданство, предусмотрена возможность регистрации товарных знаков на физические лица.

Основные этапы регистрации товарного знака

1. Проверка на уникальность

Перед подачей документов на регистрацию товарного знака необходимо убедиться, что обозначение является уникальным, то есть не повторяет полностью или не является схожим до степени смешения с товарным знаком другой компании.

При этом важно учитывать, что товарный знак регистрируется не в отношении вообще всех товаров и услуг, а в отношении товаров отдельных классов МКТУ.

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг – это классификация, действующая в разных странах, которая предназначена для регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Название каждого класса в общих чертах описывает области, к которым относятся включенные в него товары и услуги. Каждый класс, в свою очередь, содержит перечень товаров и услуг в алфавитном порядке.

Таким образом, регистрируемое обозначение должно быть уникально для тех товаров и услуг, в отношении которых вы его регистрируете. Например, если вы зарегистрируете товарный знак «Ромашка» в сфере туризма, больше таких компаний в сфере туризма не будет, однако одноименные товарные знаки могут быть зарегистрированы, например, в ресторанном бизнесе.

Исключения составляют общеизвестные товарные знаки, действие которых распространяется на все классы МКТУ. Впрочем, их относительно немного.

Также важно учитывать, что товарные знаки регистрируются в отношении конкретной страны. Соответственно, если вы проверили уникальность для России, это не означает, что на территории ЕС не будет существовать схожий до степени смешения товарный знак. При этом ввоз товаров, маркированных товарным знаком, может быть признан незаконным, если на территории страны аналогичный товарный знак принадлежит другому правообладателю. Именно это произошло во время импорта игрушек, маркированных брендом «Happy Baby»: игрушки были признаны контрафактными, а на предпринимателя был наложен штраф.

Проверить обозначение на уникальность можно несколькими способами, в том числе, проверить самостоятельно или заказать проверку у патентного поверенного.

При проверке стоит принимать в расчет не только абсолютно тождественные товарные знаки, но и знаки, сходные до степени смешения с регистрируемым обозначением.

Обозначения проверяются на сходство с товарными знаками, исходя из следующих критериев:

Наличие графического сходства (изображения визуально или нет);
Наличие фонетического сходства (то есть по звучанию);
Наличие семантического сходства (проверяется сходство по смысле и вложенной идее).

В настоящее время можно проверить регистрируемое обозначение бесплатно в нашем сервисе по поиску товарных знаков.

2. Проверка на охраноспособность

Помимо сходства с товарными знаками конкурентов в регистрации могут отказать в случаях, когда обозначение не отвечает критериям охраноспособности.

Так, Гражданский кодекс устанавливает ряд требований. Ниже приведена их часть (все требования содержатся в Главе 76 Гражданского кодекса).

Нельзя включать в товарный знак элементы, воспроизводящие официальную символику, например, герб, флаг, знак валюты.

Также запрещена регистрация обозначений, которая не обладает различительной способностью. К ним относятся, в частности, обозначения, которые вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или характеризующие их.

Например, в деле СИП-795/2016 заявителю отказали в регистрации товарного знака «ЭСТЕРХАЗИ» в отношении отдельных классов МКТУ, поскольку это обозначение прочно ассоциируется с тортом в честь дипломата. Регистрация такого товарного знака в отношении сладостей и выпечки вводила бы потребителей в заблуждение, поэтому зарегистрировать его применительно к данным товарам не удалось (однако он был зарегистрирован в отношении иных товаров, поскольку применительно к ним был признан фантазийным).

Запрет на такую регистрацию не означает, что подобные элементы вообще нельзя использовать в обозначение: они могут присутствовать, но в качестве неохраняемых элементов.

При этом стоит учитывать, что в случаях, когда за счет использования обозначения оно приобрело различительную способность в глазах клиентов, знак может быть зарегистрирован.

Так, например, изначально Роспатент отказал компании «Яндекс» в регистрации товарного знака «Помощь рядом». Однако заявителю с помощью представленных доказательств удалось доказать, что обозначение приобрело различительную способность в глазах потребителей, в результате чего спорный товарный знак был зарегистрирован.

3. Составление заявки на регистрацию товарного знак

После проведения всех подготовительных работ, необходимо заполнить заявку на регистрацию товарного знака.

Актуальный бланк заявки на регистрацию можно найти на официальном сайте Роспатента.

В заявке необходимо указать информацию о заявителе (или его представителе), выбрать классы МКТУ, в отношении которых будет осуществлена регистрация.

Обратите внимание, что при выборе МКТУ лучше включать не весь класс целиком, а только выделенные товары, потому что тогда вероятность регистрации будет выше из-за снижения конкурирующих однородных товаров.

Также необходимо дать описание товарного знака и указать его вид. Вид крайне важен, поскольку в случае выбора «словесного товарного знака», например, будет охраняться именно сам текст, а в случае выбора «комбинированного товарного знака» охраняться будет не только текст, но и сам внешний вид знака.

В описании важно указать (помимо вида товарного знака):

Что означает название товарного знака, если оно редко используемое или является термином;
Если название товарного знака дается на иностранном языке, необходимо указать его транслитерацию и перевод, если есть;
Если название регистрируемого обозначения не имеет значения, необходимо указать, как оно было создано. Например, что оно является вымышленным словом или аббревиатурой из начальных слогов словосочетания;
Для изображения необходимо дать его словесное описание. Также если изображение цветное, в поле 591 необходимо перечислить его цвета.

В случае, если вы регистрируете товарный знак, содержащий неохраняемые элементы, их необходимо указать и описать в секции 526. Например, если вы регистрируете домен, то неохраняемым элементом будет доменная зона: .ru, .рф и т.д.

Также к заявке прикладываются необходимые документы, среди которых обязательно должно быть изображение регистрируемого товарного знака.

В общей сложности на грамотное заполнение заявки с нуля уходит от 3 до 5 часов, однако всегда есть возможность делегировать выполнение этой задачи патентному бюро. Это позволит не только сэкономить время, но и минимизировать риски некорректного заполнения заявки (которое, в свою очередь, может привести к отказу в регистрации или к удлинению сроков регистрации).

4. Подача заявки на товарный знак в Роспатент

После того, как все документы готовы и собраны, необходимо подать заявку в Роспатент.

Сделать это можно тремя способами:

В электронной форме через сайт Госуслуги или сайт Роспатента
Привезти и подать документы лично в Роспатент
Направить по почте по адресу Роспатента.

Хотя выбор способа подачи остается за заявителем, в большинстве случаев принимается решение об электронной подаче документов.

5. Оплата госпошлин за экспертизу по существу

Размер итоговой пошлины будет зависеть от того, для какого количества классов МКТУ регистрируется товарный знак: чем больше классов, тем больше будет государственная пошлина.

Также стоит иметь в виду, что в случае, если заявка будет отклонена, например, из-за того, что Роспатент найдет сходные до степени смешения товарные знаки, пошлина возвращена не будет.

Регистрация заявки и принятие решения по заявке по результатам формальной экспертизы

18 000 + 2 000 за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше 5

Проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам

13 000 + 2 500 за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше 1

Регистрация товарного знака и выдача свидетельства в форме электронного документа

4 000 + 1 000 за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше 1

Размер пошлины можно рассчитать на калькуляторе пошлин, который размещен на сайте Роспатента.

Квитанцию для оплаты государственной пошлины можно сформировать на сайте Роспатента.

Инструкция по заполнению:

В первых трех полях укажите ФИО и иные необходимые данные;
В графе «Вид объекта» необходимо указать «заявка на товарный знак» или «экспертиза заявки на товарный знак».
В графе «Номер объекта» необходимо указать краткое описание товарного знака и название компании. Если заявка уже была подана, то необходимо указать номер заявки

После заполнения бланка необходимо нажать «Отправить». После этого можно будет распечатать квитанцию и оплатить в банке.

При заполнении платежных документов, согласно информации на сайте Роспатента:

в поле 14 «БИК банка получателя» следует указывать 024501901
в поле 15 Единый казначейский счет следует указывать 40102810045370000002
в поле 17 Казначейский счет следует указывать 03100643000000019500

6. Прохождение экспертизы заявки

После подачи всех документов Роспатент проводит экспертизу поданных документов.

Есть два вида экспертизы: формальная и по существу.

В рамках формальной экспертизы Роспатент проверяет правильность оформления поданных документов. В случае, если какие-либо из необходимых документов отсутствуют, Роспатент может запросить дополнительные документы. Если их не прислать в течение 3 месяцев, заявка будет признана отозванной (соответственно, ее потребуется подать заново).

В рамках экспертизы по существу Роспатент проверяет заявленное к регистрации обозначение на уникальность и на соответствие требованиям охраноспособности.

По результатам экспертизы Роспатент направляет заявителю уведомления, на которые необходимо ответить. Это особенно важно в случаях, когда Роспатент прислал негативное заключение касательно экспертизы по существу.

В случае отсутствия грамотно составленного ответа, велика вероятность отказа в регистрации товарного знака.

По результатам обеих экспертиз Роспатент выносит решение о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака.

7. Оплата госпошлин за получение свидетельства

После получения положительного решения Роспатента о регистрации товарного знака необходимо оплатить пошлину за свидетельство.

Перед оплатой пошлины необходимо проверить совпадение всех данных и реквизитов, поскольку в случае изменения, например, адреса или смены генерального директора придет отказ.

Выдача на бумажном носителе по ходатайству правообладателя свидетельства на товарный знак

Выдача электронного свидетельства на товарный знак

18 000 рублей

18 000 рублей + 3 000 рублей

Как и при оплате пошлины за заявку на регистрацию товарного знака, квитанцию можно сформировать на сайте Роспатента.

В графе «вид объекта» необходимо указать «Свидетельство на товарный знак»;
В графе «Номер объекта» необходимо указать номер заявки;
В графе «Пункт положения о пошлинах» для получения бумажного свидетельства необходимо указать «2.14».

8. Получение свидетельства на товарный знак

После успешной регистрации товарного знака необходимо получить свидетельство.

Как и в случае с подачей документов, это можно сделать тремя способами:

Получить в электронной форме;
Получить по почте заказным письмом;
Получить лично в Роспатенте.

Стоимость и сроки регистрации

Таким образом, регистрация товарного знака – весьма трудоемкий и длительный процесс.

В среднем, регистрация товарного знака занимает до 12 месяцев.

Говоря о сроках регистрации нельзя не упомянуть возможность проведения ускоренной регистрации товарного знака – в этом случае срок регистрации сокращается до 2-3 месяцев (в случае успешного прохождения экспертизы по существу).

Стоимость регистрации товарного знака будет зависеть от того, регистрируете ли вы его самостоятельно или обращаетесь к патентным бюро, а также для какого количества классов МКТУ регистрируется знак. В любом случае, потребуется оплатить государственные пошлины минимум в размере 35 000 рублей.

Хотя самостоятельная регистрация возможна, стоит помнить о риске получить отрицательное заключение Роспатента после экспертизы по существу и, как следствие, отказ в регистрации товарного знака

Возможные причины отказа в регистрации и что с этим делать

Основными причинами отказа в регистрации являются следующие:

Заявленное обозначение похоже до степени смешения на уже зарегистрированный товарный знак (притом такой знак должен быть зарегистрирован в отношении тех же классов МКТУ или быть общеизвестным);
Заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов или содержит слова, описывающие товар (описательные термины);
Заявленное обозначение может ввести в заблуждение потребителя относительно характера, качества или места происхождения товара.

После получения отказа возможны разные варианты решения, в частности:

Если отказ пришел из-за сходства (но не полного совпадения) с уже зарегистрированным знаком, можно написать ответ и доказать, что знаки разные;
Если отказ пришел из-за чужого уже зарегистрированного товарного знака, можно связаться с его правообладателем и получить письмо-согласие на регистрацию. Условия получения такого согласия согласовываются с каждым конкретным правообладателем (кто-то просит вознаграждение, кто-то готов предоставить его бесплатно);
Можно отказаться от идеи зарегистрировать свой товарный знак и подписать лицензионное соглашение с правообладателем противопоставленного знака;
Можно изменить регистрируемый товарный знак так, чтобы клиенты его по-прежнему узнавали, но у Роспатента было меньше претензий к сходству.

В случае, если Роспатент отказал в регистрации, такой отказ можно оспорить.

Так, например, заявитель успешно оспорил отказ в регистрации товарного знака «Парящая». Отказ был связан с тем, что, по мнению Роспатента, обозначение «Парящая» указывает на свойства товаров, а также используется различными производителями для маркировки товаров, однородных заявленным. При этом в отношении товаров, не обладающих такими свойствами, товарный знак может ввести потребителей в заблуждение.

Однако предпринимателю удалось доказать, что «Парящая» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия вышеуказанного словесного элемента, что исключает возможность отнесения обозначения к характеризующим товар.

Решение о регистрации товарного знака, а также о том, регистрировать его самостоятельно или обращаться к патентным бюро, остается за владельцами бизнеса. В любом случае, оно должно приниматься взвешенно, исходя из существующих рисков и имеющихся ресурсов.