Передача прав на объекты интеллектуальной собственности: виды договоров, юридическая помощь

Каждый день мы встречаем их в своей жизни — видим афиши на улицах, покупаем продукты с определенными товарными знаками и дизайном упаковки, слушаем музыку на стриминговых сервисах, читаем книги по дороге на работу.

Любой из объектов, которые мы описали выше, имеет правообладателя (или даже нескольких), который решает, на каких условиях, включая цену и способы, третьи лица могут его использовать.

Поэтому перед тем, как начать использовать объект, созданный чужим интеллектуальным трудом, особенно в своем бизнесе, обязательно узнайте, кому принадлежат права и сколько вам нужно заплатить правообладателю за то, чтобы законно оформить переход исключительных прав на объект или лицензию. Покупка прав может повлечь за собой формальные бюрократические сложности, но однозначно обеспечит правомочность вашего использования объектов прав.

Незаконное использование может повлечь за собой претензии, компенсации, конфискацию товаров и даже лишение свободы.

Зарегистрировать товарный знак с юристом

Чужую интеллектуальную собственность можно использовать после заключения договора или на ином законном основании, например, если она перешла вам по наследству. Условия договора часто диктует правообладатель, но периодически лицензиатам или покупателям удается договориться и об индивидуальном согласовании.

Что такое исключительное право

Понятие «исключительное право на объекты интеллектуальной собственности» описывает, какими способами и путем совершения каких действий правообладатель может распоряжаться результатами интеллектуальной деятельности (ст. 1225 ГК РФ).

Исключительные права — неотъемлемый элемент интеллектуальных прав. Они имеют имущественную природу, то есть определяют, каким образом правообладатель может владеть, пользоваться и распоряжаться определенным объектом. Помимо исключительных, они включают в себя и личные неимущественные (авторские) права, которые регулируют только полномочия автора в творческой части создания результатов интеллектуальной деятельности (например, книг или картин).

Авторские права напрямую связаны с субъектом прав, то есть с тем, кто создал произведение (ст. 1255 ГК РФ). По этой причине их нельзя продать или передать другим способом. Так, например, в случае распространения экземпляров книги ее автор не изменится, хотя отдельные книги и купят разные люди.

Имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно (ст. 1267 ГК РФ). Под неприкосновенностью понимается возможность автора запретить любое вмешательство в произведения, любые изменения, вне зависимости от того, позитивный или негативный эффект они несут.

Также в состав авторского права входят:

право сделать произведение доступным любыми законными способами, например, напечатать или вывести в эфир (ст. 1268 ГК РФ);
право отозвать произведение, то есть прекратить обнародование и сделать произведение недоступным для широкого круга пользователей (ст. 1269 ГК РФ);
право требовать доступа к своему произведению, в том числе права фотографировать и снимать видео произведения (ст. 1292 ГК РФ);
право следования, то есть право зарабатывать на перепродаже экземпляров (ст. 1293 ГК РФ). Право можно унаследовать, но только до тех пор, пока не прекратится действие исключительного права.

Исключительные права считаются имущественными и в отличие от авторских связаны с объектом и устанавливают механизмы, которые правообладатель применяет в части использования объекта прав для достижения своих целей (ст. 1229 ГК РФ).

В подавляющем большинстве случаев оформление перехода исключительных прав преследует цель получения прибыли либо маркетинговые цели. Правообладатель повышает узнаваемость и лояльность к продукту, если, например, софт размещается в интернете по открытой лицензии.

Способы использования исключительных прав

Если правообладатель планирует зарабатывать на исключительном праве самостоятельно, по закону ему доступны практически любые способы использования с незначительными ограничениями, которые связаны с видом объекта. Например, книгу и ноу-хау придется использовать по-разному из-за отличий в сферах применения и сущности самих объектов.

Правообладатель может совершать в отношении объекта интеллектуальной собственности следующее:

изменять или удалять;
осуществлять воспроизведение, то есть изготавливать экземпляры. При этом он может открыть собственное производство или поручить производство третьему лицу по лицензионному или подрядному договору;
тиражировать;
публиковать или выводить в эфир;
копировать и хранить;
давать третьим лицам лицензии на условиях, которые он определяет самостоятельно;
публиковать объект исключительных прав для неограниченного круга пользователей.

Исключительные права на произведения перестают действовать через 70 лет с даты смерти автора (ст. 1281 ГК РФ). Если автора при публикации не указали, права на произведение остаются актуальными в течение 70 лет начиная с года, следующего за годом, когда его правомерно опубликовали.

В патентном праве сроки действия начинают течь с даты, когда правообладатель подает заявку на патент (ст. 1363 ГК РФ), и составляют:

изобретение — 20 лет,
полезная модель — 10 лет,
промышленный образец — 5 лет.

На какие объекты интеллектуальной собственности можно передавать права

На любые из перечисленных в ст. 1225 ГК РФ, но при структурировании сделок следует учитывать отличия в характеристиках договоров, о которых мы расскажем ниже.

К результатам интеллектуальной деятельности, которыми можно свободно распорядиться путем передачи неисключительных прав на их использование, например, Гражданский кодекс относит в том числе:

софт;
научные исследования;
произведения искусства;
книги (как художественные, так и нон-фикшен);
исполнения музыкальных композиций, фонограммы;
товарные знаки и другие средства индивидуализации;
объекты патентного права (изобретения, полезные модели и промышленные образцы);
ноу-хау.

Из популярных сейчас объектов, которые могли бы попасть под охрану, но по умолчанию не попадают, можно выделить, например, доменные имена и сайты. Эти объекты правообладатели обычно защищают комплексно, разбивая на отдельные охраняемые элементы, поскольку на объект целиком ни патенты, ни иные способы подтверждения прав не распространяются.

Чтобы грамотно составить договор об отчуждении исключительного права, лицензионный, в том числе о выдаче принудительной лицензии, или иной договор, потребуется для начала определить вид объекта прав. От объекта зависят нюансы, в том числе обязательность государственной регистрации.

Договор придется регистрировать, если сделка попадает под условия п. 2 ст. 1232 ГК РФ. Если объект интеллектуальной собственности прошел государственную регистрацию, то правообладателю в случае, если он захочет передать имущественные права на такой объект любым способом (продать, предоставить «в аренду» по лицензионному договору, отдать в залог), придется обращаться за регистрацией в Роспатент.

Не все объекты, о которых упоминает ст. 1225 ГК РФ, правообладатели обязаны регистрировать. Например, можно выбрать, регистрировать или нет компьютерные программы (точнее, исходный код). А ноу-хау и литературные произведения, в принципе, нельзя зарегистрировать, даже при большом желании.

Если объект был зарегистрирован, а переход права по договору — нет, сделка считается несостоявшейся, покупателю не переходят приобретенные исключительные права (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Правила передачи прав

Вне зависимости от того, как вы или ваш контрагент планируете распоряжаться правом, старайтесь придерживаться следующих правил и, по возможности, перепроверять информацию, чтобы не остаться и без денег, и без того, что вам передавали по договору.

Проверяйте права перед тем, как заключить договор. Если вы покупаете права, запросите свидетельство о регистрации, проверьте по номеру его актуальность на сайте Роспатента. Если вам передают права на программу для ЭВМ, поищите ее в реестре отечественного ПО по автору, по правообладателю, по названию или по номеру заявки — выбор большой.

Если вы пришли к соглашению о передаче прав по сублицензионному договору, проверьте отношения между лицензиаром и последующими лицензиатами — запросите лицензионный договор с правообладателем, изучите его на предмет разрешенных способов использования и того, мог ли в принципе ваш контрагент заключать такую сделку. Если он, заключив с вами сублицензионный договор, нарушил условия своего лицензионного договора, лицензиар вправе оспорить сделку, и вы можете лишиться права использовать объект.

Если вы передаете права, например, юридическому лицу, проверьте полномочия подписанта — запросите доверенность или сверьтесь с актуальной выпиской из ЕГРЮЛ, если договор подписывает руководитель, который имеет право действовать от имени компании на основании устава.

Составьте договор с учетом своих интересов. Проект можно скачать из интернета или нанять юриста для составления. Но обязательно проверьте, чтобы в договоре были все существенные условия, о которых мы расскажем ниже, иначе договор будет считаться незаключенным. Когда вы будете формулировать условия договора, обдумайте, какие условия критически важны — например, способ предоставления программного обеспечения, отсутствие необходимости отчитываться о том, что вы делаете с объектом исключительных прав, срок получения оплаты или ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее использование объекта прав.

Если вы просто скачаете типовую форму, не адаптируя ее под свои потребности и интересы, велик риск, что на этапе исполнения договора все пойдет не так, как вы планировали, или контрагент по договору потребует от вас исполнения обязательств, которые вас не устраивают, но уже включены в договор. Особенно внимательным стоит быть при оформлении договоров о предоставлении неисключительных прав (лицензионных и сублицензионных).

Если договор вам прислал контрагент, внимательно проанализируйте его и предложите свои правки, если потребуется.

Проверьте стоимость прав, предоставляемых по договору. Обычно на сайте у лицензиара есть тарифы, с которыми можно сверить стоимость лицензионного договора, который вам предлагают подписать. Если объект уникальный и права на него предоставляются только вам в пользование или отчуждаются, идеальный вариант — независимая оценка рыночной стоимости передаваемых прав. Так вы страхуете свои риски в части претензий налоговых органов о необоснованном завышении или занижении стоимости договора.

Изучите, как именно вы сможете реализовывать права. Если права в вашу пользу отчуждаются полностью, проверьте, не сохранил ли контрагент себе лазейку, чтобы использовать результат интеллектуальной деятельности в своих интересах, и не установил ли других ограничений. Например, если продавец передает вам исключительное право на товарный знак для того, чтобы вы продавали одежду, он лишается права использовать этот знак на своей одежде, но сможет продавать брендированные товары других классов МКТУ, например, сумки или обувь. В случае если вы планируете открыть производство сумок с товарным знаком тоже, убедитесь, что в договоре перечислены все необходимые вам классы товаров, которые вы собираетесь маркировать этим знаком.

Общая рекомендация в части предмета договора — описываете его максимально подробно. Если у знака есть визуальное отображение, добавьте его в качестве приложения к договору и сопроводите словесным описанием цвета, формы, текста. Так вы снижаете вероятность претензий от правообладателя и других лицензиатов и сможете обезопасить себя от споров с продавцом в будущем, получить дополнительные доказательства законности своей позиции в случае судебных разбирательств.

Если вам передают права использования по лицензионному договору, тоже внимательно ознакомьтесь со способами использования — проверьте, все ли нужные вам есть в договоре. Например, если вы хотите изготавливать копии книги и продавать их потребителям, вам потребуются права на воспроизведение и распространение.

Не забудьте о регистрации — это важно и влияет на действительность договора в случае, если объект исключительных прав зарегистрирован в Роспатенте. Иначе у сторон не возникает прав и обязанностей по сделке, а право не перейдет вам.

Зарегистрировать товарный знак с юристом

До оплаты вознаграждения проверьте, корректно ли вам передали права. Подпишите с контрагентом акт передачи прав, зафиксируйте в акте наименование объекта, дату передачи и претензии, если они были. Если вам передают права на программное обеспечение, проверьте работоспособность дистрибутивов или экземпляров программы, потребуйте замены или исправления недостатков, если они будут.

Виды договоров о распоряжении исключительным правом

ГК РФ перечисляет такие договоры в ст. 1233 ГК РФ и разделяет их в зависимости от объема передаваемых прав:

договор об отчуждении (уступке) исключительного права;
лицензионный договор (предоставляется исключительная или неисключительная лицензия);
договор коммерческой концессии (франчайзинг);
договор залога;
договор подряда или авторского заказа, если вы поручаете контрагенту сначала создать объект исключительных прав, а потом передать вам права в полном или ограниченном объеме.

Договор об отчуждении (уступке) исключительного права

Регулируется ст. 1234 ГК РФ.

Предмет: исключительные права на объект интеллектуальной собственности переходят к покупателю полностью и без исключений, кроме авторских. Это значит, что, если правообладатель одновременно является автором, за ним сохраняются неимущественные права и возможность их защиты, по договору от них избавиться нельзя: это законная гарантия.

Форма: письменная (п. 2 ст. 1234 ГК РФ). Если стороны пришли к устному соглашению, считается, что договор они не заключили.

Если объект, на который отчуждаются права, прошел государственную регистрацию, договор об отчуждении исключительного права тоже придется зарегистрировать в Роспатенте.

Вознаграждение: согласовывается сторонами либо в виде фиксированной суммы, либо в виде процента от доходов, которые покупатель будет получать, используя перешедший к нему объект интеллектуальной собственности.

В договоре между физическим лицом и компанией вознаграждение устанавливается не всегда, но об этом необходимо прямо написать в договоре, иначе он будет признан незаключенным. Между юридическими лицами стоимость устанавливать обязательно, бесплатным он быть не может.

Также договор признается незаключенным, если не определена ни фиксированная сумма вознаграждения, ни порядок его расчета.

Объекты, права на которые можно отчуждать: ГК РФ практически не ограничивает лицензиара в объектах, на которые можно передать исключительные права. Вы можете продать права на научные исследования, софт, гравюры, сборники стихов и многое другое.

Единственное ограничение, которое установил ГК РФ, — не получится продать право на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ), его можно предоставить в пользование третьим лицам, например, в составе франшизы. Также нельзя совершать «уступку» исключительных прав на коммерческое обозначение и наименование места происхождения товара.

Особенности:

в договоре об отчуждении исключительного права нужно максимально подробно описать объект для того, чтобы его можно было индивидуализировать;
если вы невнимательно проверили ограничения на использование в договоре или объем переданных прав, вы рискуете: договор можно в суде признать лицензионным, а переход прав к вам — временным и ограниченным в объеме;
тот, кто продает вам права, должен обладать свободой распоряжаться своим правом на результат интеллектуальной деятельности, то есть быть легальным правообладателем;
если вы заключили договор и передали права, а вам очень долго не платят и не собираются, можно в суде потребовать перевода на себя исключительных прав и возмещения убытков, связанных с отсутствием возможности использовать объект исключительных прав (п. 5 ст. 1234 ГК РФ);
когда правообладатель продает объект интеллектуальной собственности, за ним остается право требовать возмещения убытков за нарушения, которые произошли до отчуждения. Тем не менее уступка этих прав требования по отдельному соглашению, такое соглашение нужно регистрировать в Роспатенте (п. 70 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Лицензионный договор

Регулируется ст. 1235 ГК РФ.

Предмет: лицензиат получает разрешение использовать объект интеллектуальной собственности, но только таким образом, который лицензиар явно изложил в лицензионном договоре. Если договор не содержит однозначного указания на тот или иной способ использования прав, например, копирование исходного кода программного обеспечения, значит, лицензиат не имеет права копировать его. Здесь работает принцип «то, что прямо не разрешается, запрещается».

Форма: письменная (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Если стороны договорились устно, можно считать, что они и не договаривались — сделки нет.

Регистрировать лицензионный договор в уполномоченном органе государственной власти нужно, если такая регистрация требовалась по закону для объекта интеллектуальной собственности, права на который переданы лицензиаром (абз. 2 п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

К ним ГК РФ относит товарные знаки и объекты прав, на которые можно получить патент, — изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Что касается других объектов, даже если лицензиар решил зарегистрировать права, например, на веб-приложение, лицензионные договоры демонстрировать Роспатенту не потребуется.

Вознаграждение: лицензионный договор должен устанавливать фиксированную цену, которую платит лицензиат, или алгоритм, по которому она рассчитывается, например, процент от выручки. Если непонятно, как посчитать цену, договор признается незаключенным.

Объекты, права на которые можно передавать лицензиатам: практически любые объекты, кроме фирменного наименования (п. 2 ст. 1474 ГК РФ), коммерческого обозначения и наименования места происхождения товара.

Особенности

существенные условия договора (п. 6 ст. 1235 ГК РФ):
- если объект прав зарегистрирован, потребуется прописать в лицензионном договоре реквизиты свидетельства о государственной регистрации, которое подтверждает правомочность лицензиара. Но даже если правообладатель не регистрировал объект, лицензиат вправе запросить у него подтверждение прав, например, в виде официального письма. Также включите в лицензионный договор заверения правообладателя о том, что объект исключительных прав не заложен, не арестован, к нему не предъявляют претензии третьи лица, а также заверения о наличии исключительного права на объект. Такие заверения будут считаться заверениями об обстоятельствах (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ), и в случае нарушения таких заверений вы сможете потребовать возмещения причиненного ущерба.
- способы использования прав.

права можно передать на любой срок, единственное условие — не больше, чем на срок действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Если стороны не обсудили период, на который предоставлены права, значит, можно использовать объект интеллектуальной собственности в течение 5 лет;
можно указать любую территорию, на которой лицензиат может использовать право. Если стороны не договорились, такой территорией считается вся Россия;
если лицензиар продал права во время действия лицензионного договора, никаких последствий для лицензиата это не имеет и не служит основанием для того, чтобы расторгнуть с ним договор.

Процесс исполнения лицензионного договора

ГК РФ в ст. 1237 устанавливает особый алгоритм исполнения лицензионного договора.

Первое обязательство лицензиата — направлять лицензиару отчеты о том, как он использует объект исключительного права, кроме случаев, когда стороны явно договорились, что такие отчеты не нужны. Зачастую в договоре стороны приложением утверждают форму такого отчета и перечень шагов по его согласованию. Когда ничего из вышеперечисленного в договоре не согласовано, лицензиат представляет отчеты по запросу лицензиара в том виде, который считает приемлемым. Путем анализа отчетов правообладатель может оценить, все ли ограничения, изложенные в договоре, исполняет лицензиат, не использует ли он результат интеллектуальной деятельности неустановленными способами и другую информацию в зависимости от формы отчета.

Во-вторых, лицензиат не должен предпринимать каких-либо действий, которые осложняют использование правообладателем объекта прав по договору самостоятельно, например, заключать сублицензионные договоры (предоставление прав на условиях неисключительной лицензии) с третьими лицами, которые являются потенциальными прямыми клиентами лицензиара, если такого правомочия в договоре не содержится.

Виды лицензионных договоров и их особенности

Лицензиар может предоставлять права использования объекта интеллектуальной собственности на следующих условиях:

Неисключительная лицензия (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Ее также называют простой. Если в договоре прямо не акцентировано внимание на исключительности прав лицензиата, предоставляется именно такая лицензия. Суть в том, что правообладатель вправе дать любое количество неисключительных лицензий лицензиатам, ограничения устанавливает он сам, закон не вмешивается.

Исключительная лицензия (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Право использовать результат интеллектуальной деятельности есть только у одного лицензиата. Обычно в договоре это оформляется путем добавления заверения правообладателя или прямого запрета на передачу прав использования данного объекта каким-либо лицам, кроме стороны по договору.

При этом если стороны специально не установили это в лицензионном договоре, лицензиар не может мешать лицензиату в реализации прав и использовать то, что передал по лицензии, в своей деятельности аналогичным образом.

Смешанное регулирование (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Если вы хотите часть правомочий передать на условиях исключительной лицензии, а часть — на условиях неисключительной, ГК РФ не запрещает таким образом конструировать договор. Вы можете выбрать исключительного распространителя объекта прав, например, с целью упрощения контроля за реализацией, но передать право копировать и использовать его неограниченному числу лиц в целях увеличения прибыли.

Сублицензионный договор и его особенности

Регулируется положениями ст. 1238 ГК РФ, к нему также применяются положения ст. 1235 ГК РФ о лицензионном договоре.

Лицензиат имеет возможность заключить такой договор с третьими лицами, при условии, что правообладатель в лицензионном договоре разрешил ему передачу прав по цепочке. Такое правомочие обычно добавляется, когда лицензиар не заинтересован в продвижении продукта или произведения самостоятельно, а предпочитает распространение через третьих лиц и множественность договоров. Тогда он как бы перепоручает заключение договоров лицензиату, который в любом случае несет ответственность перед правообладателем за законное использование объекта.

Необходимо учитывать, что лицензиат не имеет легальной возможности передать сублицензиату больше правомочий, в том числе разрешить использование объекта исключительного права способами, отличающимися от тех, которые ему предоставил правообладатель. Для проверки выполнения этого условия сублицензиату рекомендуется запрашивать всю цепочку прав и выписки из договоров, заключенных между правообладателем и лицензиатом, а также из других сублицензионных договоров, если они были.

Сублицензионный договор нельзя заключить дольше, чем на срок действия лицензионного договора. Даже если такое условие включено в сублицензионный договор, он все равно прекратит свое действие, когда закончится лицензионный договор.

Отношений между правообладателем и сублицензиатом нет. Вознаграждение за использование прав получает лицензиат, он же и несет ответственность перед лицензиаром за действия того, кому он передал права по цепочке.

Единственный случай взаимодействия правообладателя и сублицензиата — гарантийная техническая поддержка, если она включена в договор; зачастую правообладатель оказывает ее сам тем, кто использует принадлежащие ему объекты исключительных прав.

Принудительная лицензия

Чтобы стимулировать технологическое развитие и активизировать использование на рынке инновационных результатов интеллектуальной деятельности, суд может принудить правообладателя стать лицензиаром и выдать лицензию любому лицу, который обратится с иском (ст. 1239 ГК РФ). Суд выносит решение о принуждении ответчика к заключению лицензионного договора с истцом и тем же решением утверждает существенные условия договора.

Если истец не заявил или не доказал потребность в исключительной лицензии, суд обязывает заключать договор на условиях неисключительной лицензии. Перечень объектов исключительных прав, к которым можно применить указанную процедуру, ограничен объектами, на которые можно получить патент:

изобретения и полезные модели, если их не ввели в оборот и иным образом не используют на протяжении 4 лет с момента, когда был выдан патент (п. 1 ст. 1362 ГК РФ);
промышленные образцы и селекционные достижения, если их не используют в течение 3 лет со дня предоставления патента (п. 1 ст. 1362 ГК РФ), (п. 1 ст. 1423 ГК РФ).

Помимо срока, установленного ГК РФ, условием выдачи принудительной лицензии признается сокращение предложения товаров на рынке, не удовлетворяющее потребности потенциальных клиентов.

В суд с требованием о выдаче принудительной лицензии можно идти после отказа правообладателя заключить лицензионный договор. Кстати, если лицензионный договор будет заключен во исполнение решения суда, от его исполнения нельзя отказаться в одностороннем порядке (п. 43 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Если контрагент не обращался к правообладателю для заключения договора, суд не может принудить к заключению такого договора — нет доказательств уклонения. Это подтвердил, в частности, 12 ААС в постановлении по делу № А57-11839/2022.

Между ИП Цирулев Е.П. и Федеральным аграрным научным центром юго-востока (далее — Центр) долгое время был заключен исключительный лицензионный договор на использование селекционных достижений. По результатам сотрудничества Центр решил отказаться от ИП в качестве исключительного лицензиата и выбрал другую компанию — ООО «Сев-07». ИП обжаловал это решение и потребовал принудить Центр к предоставлению ему неисключительной лицензии.

Центр утверждал, что ответственность за заключение сублицензионных договоров несет «Сев-07», ИП в эту компанию не обращался, проект договора не направлял, следовательно, нет оснований для принуждения к выдаче лицензии, и суд в двух инстанциях поддержал патентообладателя и отказал ИП Цирулеву Е.П. в удовлетворении требований.

Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

Регулируется положениями гл. 54 ГК РФ.

Предмет: передача исключительных прав в комплексе правообладателем пользователю для использования в бизнесе. Договор могут заключить только юридические лица и индивидуальные предприниматели, для физических лиц такой способ сотрудничества недоступен.

Франшиза (так обыватели называют комплекс прав, передаваемых по договору) покупается для запуска бизнеса под чужим брендом, что позволяет использовать не только объекты исключительных прав, но еще и репутацию, клиентскую базу.

Правообладатель обычно ограничивает то, как и на какой территории пользователь может использовать права. Например, пользователь может в пределах Ростовской области открыть не более 500 торговых точек и может продавать с использованием товарного знака правообладателя только сушеную рыбу.

На случай выхода пользователем за границы, очерченные ему договором, правообладатель обычно предусматривает значительные разовые штрафы или добавляет право на одностороннее расторжение договора.Правообладатель обычно ограничивает то, как и на какой территории пользователь может использовать права. Например, пользователь может в пределах Ростовской области открыть не более 500 торговых точек и может продавать с использованием товарного знака правообладателя только сушеную рыбу.

Договор франчайзинга обычно заключается по типовым формам между крупными компаниями с раскрученным брендом и небольшими предпринимателями, ищущими площадку для старта бизнеса. Поэтому условия договора зачастую диктует правообладатель и редко меняет их под конкретного пользователя.

Форма: письменная (п. 1 ст. 1028 ГК РФ). Предоставление комплекса исключительных прав потребуется зарегистрировать в Роспатенте (п. 2 ст. 1028 ГК РФ).

Вознаграждение: договор может быть только возмездным, то есть установить вознаграждение обязательно. Способы расчета любые: периодические или разовые платежи, процент от выручки, наценка от перепродажи.

Объекты, права на которые можно отчуждать: комплекс прав, включающий в себя:

объекты исключительных прав, в том числе товарные знаки, ноу-хау;
модель ведения бизнеса — методики обучения сотрудников и проверки поставщиков, техники изготовления товаров или оказания услуг, инструкции в части обеспечения сервиса, программы лояльности;
визуал — дизайн оформления витрин, сайта, приложения, алгоритмы перехода внутри сайта, логотипы, не зарегистрированные как товарные знаки;
деловая репутация, образ бренда в глазах потребителей, ассоциации с определенными характеристиками продавца.

Особенности:

часто в договоры франчайзинга правообладатели добавляют обязательство пользователя не конкурировать с ним на определенной территории и не заключать аналогичные договоры с кем-то еще;
в части качества товаров, услуг правообладатель отвечает субсидиарно с пользователем, то есть покрывает ответственность в той части, в которой пользователь не смог это сделать. Если правообладатель изготавливает продукцию, по претензиям они с пользователем отвечают солидарно, то есть требования в полном объеме можно предъявить любому из них (ст. 1034 ГК РФ);
если к пользователю не было вопросов и претензий в течение срока действия договора, у него есть преимущественное право продлить договор с правообладателем (ст. 1035 ГК РФ). И правообладателю невыгодно отказываться: если он на таких же условиях заключит договор с новым пользователем, отказав старому, последний может в суде потребовать перевести на себя права и обязанности по договору с новым пользователем;
если срок действия какого-либо исключительного права, переданного в составе франшизы, истек, а договор еще не расторгнут, пользователь вправе потребовать снизить стоимость договора соразмерно сокращению комплекса переданных ему прав (ст. 1040 ГК РФ);
если правообладатель поменял коммерческое обозначение, права на новое обозначение автоматически переходят к действующему пользователю, если он не требует расторгнуть договор и возместить убытки (ст. 1039 ГК РФ).

Иные способы распоряжения правом

Обеспечить переход исключительных прав к третьим лицам можно не только по описанным выше договорам, но и другими способами, о которых мы коротко расскажем в данном разделе.

Договор авторского заказа и договор подряда

Если вы хотите написать статью или код программы, создать музыкальный хит или изобрести что-то уникальное, но сами не имеете компетенций или времени этим заниматься, можно поручить разработку кому-то еще — автору по договору авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ) или подрядчику, который будет выбирать авторов на свой вкус (ст. 1296 ГК РФ).

В договоре авторского заказа есть возможность выбрать режим передачи прав:

у заказчика автоматически, в дату акта передачи прав, возникают исключительные права. Эта схема работает ровно по тем же правилам, как договор об отчуждении исключительного права (ст. 1285 ГК РФ);
предоставление прав, то есть схема, в которой исключительные права остаются у автора, а заказчику предоставляется часть прав, например, право на воспроизведение и копирование. Такая модель регулируется по аналогии с лицензионным договором.

Особенность договора подряда — по умолчанию исключительные права у исполнителя, если только стороны явно не согласовали другие условия. При этом ГК РФ предоставляет заказчику гарантию и дает возможность бесплатно по простой лицензии использовать произведение или другой объект прав, разработанный по договору (п. 2 ст. 1297 ГК РФ). Если, конечно, ничего другого стороны не указали в договоре.

Договор залога исключительных прав

Исходя из условий ст. 358.18 ГК РФ исключительные права можно передать в залог, а в п. 46 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 более подробно описано, как работает эта процедура.

В залог передают имущественные права на разные объекты, кроме фирменного наименования компании и наименования места происхождения товара.

Основное условие — необходимо идентифицировать право, которое передается, и объект прав, по аналогии с договором об отчуждении исключительного права. Заложить можно право полностью, ряд способов его использования или даже один способ. Также потребуется установить конкретный срок.

Если стороны не договорились об обратном, залогодатель может без согласия того, кто передал право в залог, использовать такое право, период использования ограничен сроком действия договора. Единственное недоступное ему правомочие — заключение договора об отчуждении исключительного права, которое заложено, без согласия залогодержателя.

Для залога прав обязательно требуется оценка, без нее банки не считают стоимость прав подтвержденной и отказываются выдавать кредиты.

На практике залог исключительных прав в России применяется крайне редко, но есть тенденция к изменению ситуации. По информации СМИ, правительство РФ разработало вариант концепции технологического развития России до 2030 года, которая, в том числе, описывает механизмы использования объектов интеллектуальной собственности в качестве залога при кредитовании.

ИТ-стартапы и небольшие компании-разработчики крайне заинтересованы в применении и масштабировании этого механизма. В 2020 году, когда МСП Банк в пилотном режиме выдавал кредиты под залог исключительных прав, было выдано более 5 млрд рублей и реализовано множество инновационных проектов, работающих до сих пор.

Открытая лицензия

Открытый лицензионный договор не предполагает перехода исключительных прав, но позволяет лицензиатам использовать бесплатно чужие объекты исключительных прав, иногда даже на их основе создавать свои, например, приложения или компьютерные программы.

Чтобы воспользоваться открытой лицензией (ст. 1286.1 ГК РФ), пользователям зачастую не нужно совершать специальных действий, кроме регистрации на сайте правообладателя.

Зарегистрировавшись, потенциальный лицензиат либо соглашается с лицензионным договором в форме публичной оферты, продолжая использование результата интеллектуальной деятельности, либо покидает сайт, если какие-то условия не подходят.

Основные преимущества открытой лицензии:

в большинстве случаев объект исключительных прав можно использовать безвозмездно, соблюдая только ограничения правообладателя — например, может быть запрещено воспроизведение результата интеллектуальной деятельности на платных условиях третьим лицам;
по умолчанию распространяется на весь мир;
программное обеспечение с открытым кодом — отличный способ для разработчиков создавать что-то свое, используя бесплатно наработки других программистов. Также на сайтах правообладателей обычно собирается большое комьюнити, что способствует распространению знаний, обмену опытом и развитию технологий;
не нужно отчитываться о том, как именно вы используете права;
нет необходимости подписывать договор, оформлять закрывающие документы с правообладателем, что упрощает бизнес-использование объекта прав.

Коллективные товарные знаки

Такие товарные знаки регистрирует объединение лиц, и все участники объединения вправе использовать знак на одинаковых условиях (ст. 1510 ГК РФ). Знак регистрируется в общем порядке с указанием всех членов объединения на момент подачи заявки. Если к объединению кто-то присоединяется, можно подать заявку в Роспатент на включение нового члена в число правообладателей.

Конструкция удобна, поскольку знак регистрируется один раз, участники объединения не должны заключать друг с другом дополнительные договоры, главное — входить в сообщество и производить похожие товары или оказывать аналогичные услуги.

Гражданский кодекс ограничивает возможности по распоряжению исключительными правами на такие знаки: их нельзя продавать или отдавать в использование по лицензионному договору.

Популярный пример такого товарного знака в России — сеть ресторанов «Чайхона № 1».

Резюме

Продажа интеллектуальной собственности — достаточно популярный сейчас способ зарабатывать, не производя осязаемых материальных благ. И рассказы о любви, и секреты производства семян, и приложения для iOS — ваши активы, они могут и должны приносить вам доход от их использования.

Безусловно, как и любой бизнес, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности может быть как прибыльной, так и убыточной. В связи со сложными конструкциями самих объектов прав, неочевидной процедурой и отсутствием практического опыта в регистрации предпринимателям зачастую нелегко справиться с распоряжением правами самостоятельно.

Если вы не уверены в своих силах и знаниях в области исключительных прав, рекомендуем нанять опытного юриста — он поможет структурировать бизнес, не рисковать излишне и даже получить льготы от государства.